Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление компании АО «Продторг» о досрочном прекращении за компанией из Эстонии охраны товарного знака Don J.M.Shafen на территории России.
В декабре 2023 года юрлицо торговой сети «Чижик» — АО «Продторг» — обратилось в Роспатент, чтобы зарегистрировать новый бренд алкоголя — Schaffen, поскольку планирует выводить продукцию под таким брендом на рынок. Однако ведомство указало, что он тождественен товарному знаку Don J.M.Shafen, который использует эстонская компания Bakhos Capital Invest OṺ, и оформить его нельзя. Компания АО «Продторг» направила обществу предложение о добровольном отказе от исключительного права или о заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак. После отказа к иностранной компании и ее собственнику Natalia Šabõgina был подан иск.
В суде выяснилось, что Bakhos Capital Invest OṺ», компания Bakhos Company CZ c.p.o. и Natalia Sabogina — правообладатели товарного знака Don J.M.Shafen по международной регистрации № 1345903, зарегистрированного 28 февраля 2017 года. Суду представители иностранной компании пояснили, что активно используют спорный товарный знак для индивидуализации продукции и зарегистрировали его в Эстонии. Из-за санкций ответчик пока не может продавать товар в России, но продажу в России прекращать не планирует. Также ответчики посчитали, что истец намеренно использует сложившуюся ситуацию с целью получить права на товарный знак, который считается сходным до степени смешения, а шаг направлен на устранение конкурента.
В ответ на это представители АО «Продторг» показали суду многочисленные договоры, которые были направлены на подготовку выводить на рынок продукцию под товарным знаком Schaffen. Например, одним из таких доказательств послужил заключенный в июне 2021 года договор с аффилированной компанией ООО «Сладкая жизнь Н.Н.» и бренд-агентством «Депо» на разработку названия бренда под условными наименованиями с целью реализации алкогольной продукции.
«Суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают определенной степенью сходства за счет тождества словесного элемента «SHAFEN» и «SCHAFFEN» по фонетическому признаку», — отметил суд, пояснив, что различие букв H/CH и F/FF не влияет на звучание.
Интересно, что суд рассмотрел аргументы эстонской компании о недобросовестности борьбы за товарный знак со стороны сети магазинов «Чижик» и планах общества устранить прямых конкурентов.
«Рассматриваемый довод ответчиков является необоснованным, не подтвержденным документально», — указано в решении.
В суде было установлено, что российская компания использовала товарный знак с 11 октября 2020 по 10 октября 2023 года. Ответчик тоже должен был доказать, что использует знак, но этого не сделал.
Суд удовлетворил иск АО «Продторг» о досрочном прекращении правовой охраны на территории России товарного знака из-за его неиспользования. Однако в течение двух месяцев эстонская компания может обратиться в президиум Суда по интеллектуальным правам.
Управляет АО «Продторг» ПАО «Корпоративный Центр ИКС 5», владеет компанией на 100% — АО «ИКС 5 Недвижимость». По результатам 2023 года компания оказалась в убытке размером 11,68 млрд рублей. Выручка за тот же период составила 116,84 млрд рублей.
